[心得] 一位從事多年的事務所經理的申請專利範圍看法

看板Patent (專利)作者jerrytown (學會快樂)時間18年前 (2007/10/10 15:37)推噓10(10推 0噓 17→)

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最近公司遇到很多大陸的核駁案子因為剛進公司沒多久實在是不了解以前的狀況於是把很多資料搬出來看包括台灣原始的專利說明書我想版上很多資深的前輩都知道目前台灣要申請國外案件都是以台灣稿為底再由大陸或美國那邊代理事務所翻譯成當地的說明書用法很多作法其實就是直接翻譯而已而很少會去挑裡面的毛病因此若台灣稿一開始就有問題基本上國外案也會有問題我現在的單位就是面臨這樣的處境我看過台灣稿所寫的內容那位具有美國專利經驗的資深工程師是這樣寫專利範圍舉例而言一種裝置,係包含: 一A元件,該元件用以... 一B元件,該元件用以... 一C元件,該元件與A元件... 各位看到這邊,應該會明顯的看出B元件形成所謂的孤島,與A跟C間並無明顯的連接關係而他的附屬項有幾項是這麼寫的 "如專利範圍第1項....,該裝置係應用於某某器上..." 我問他為什麼要把應用領域寫進去,他回答是專利策略,為了可以增加拿到專利權的機會,美國專利或很多國家都這麼寫,叫我自己去查就知道還有是這麼寫的 "如專利範圍第1項...,該A裝置係包括一a,一b,一c所組成." 下面則寫一項依附前一項的附屬項"如專利範圍第X項,該a用以什麼,該b用以..." 我稱為這樣寫法是零件清單式寫法基本上這位工程師寫法很多都這樣,同一項結構關係交待不清然後用另一個附屬項再來交待我就問他這樣沒交待清楚不是很容易被駁,只要找到一樣具有這些東西的他就搬出美國哪一本手冊上寫的...說什麼這樣範圍比較大...解釋一堆很怪的理由回到由他寫被駁的案子上我就問他說, 審查委員已經駁了我們的獨立項,現在你的專利範圍又沒有寫到結構的東西讓我們限縮,你怎樣處理他竟說,附屬項不是要讓我們作限縮用,只是在作進一步界定,說現在要作的,就是及就獨立項進行答辯,如果B元件不行,我們就爭取B'元件,反正我們實施方式有提到我反問,你附屬項沒提到,如何進行限說縮,他就回答說,只要說明書有寫就可以作為依據那當下,我並沒有再講話...暗示我主管可以結束會議了事後,我又改了他另一件案子內容,他竟然很不客氣的回了一封信,把什麼美國專利法一本"patent practice"一堆有的沒的書說我觀念錯了,什麼我不了解現在的實務作法,一整個就是要教訓我我主管跟我說,叫我不要回信,找他來談若我有根據,先準備好,到時翻給他看,免得變成各說各話因為我們的核駁案不少,就是受不了了但之前就是不了解專利,現在才會找我來現在既然知道問題在哪裡就好好跟他說之後,再決定是不是要繼續跟他合作寫這篇心得出來是想表達專利這一行除了真的要有專業外,還要有點良心啊不是客戶不懂就可以這樣裝內行出了問題就掩飾自己的問題連美國核駁案被用112打,翻譯出錯,進而衍生double patenting的問題既然隻字未提主管們又擔心一些很怪的問題叫我不要對他太嚴厲現在更是了解目前的產業IP觀念真的很慘然後又遇到這種事務所本來很好的東西也會被寫爛吧 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.113.185.13

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forcomet

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hsuhuche

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