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Re: [問題] 優惠期 新法 VS 舊法

看板Patent (專利)作者 (HelloWorld)時間12年前 (2013/08/30 19:07), 編輯推噓18(18推 0噓 62→)
留言80則, 7人參與, 最新討論串15/27 (看更多)
板友考完了心情應該可以比較輕鬆的面對這個討論, p大的題目內容爭點在於是否為適格之優惠期標的,而非是否適用進步性, 1. 公開與申請內容屬上下位關係,並不屬於同一發明標的(可能屬於同一發明概念), 因此主張不同發明作為優惠期實於法無據,審查委員核駁屬合法, 非優惠期標的物,且無主張優先權日早於該發明申請日 故發明案主張金屬非優惠期標的,審查委員核駁合理。 2. 要能主張優惠期必需為相同"發明標的",就發明實質內容的技術角度來看, 必需具有解決相同問題的方案應當才屬於相同之發明標的。 就上下位技術角度來看,上位技術一般不能解決下位技術的問題, 例如：金屬可以導電,但想要獲得更好的導電效果就必須指出金屬之下位元素 (具體的金屬材料種類),而下位技術手段一般可以解決上位技術問題。 3. 此外,上下位材料揭露還有是否為具備完整"發明標的"之問題,例如利用影像處理技術 提高歪斜影像辨識率,光是揭露影像處理技術的文件並不具體,有可能屬於一種 解決問題的概念(abstract),但實際上是否能提高,需要具體的投影演算法技術協助。 因此上位揭露事實相較於下位技術特徵來說是有可能屬於未完成的發明標的。 這部分可以詳細參考萬國律師事務所郭律師於 IAM 8月7號2013所發表的內容。 至於其他未續及部分,應可自行推導。 ※ 引述《VanDeLord (HelloWorld)》之銘言： : Public disclousre : : Invention: A+B+C1 : Patent application: : Invention: A+B+"X" : "X": : a. C : b. C11 : c. C2 : d. C1+D : e. n/a : Grace Period: : Ture(O) or False(X) : a.( ) : b.( ) : c.( ) : d.( ) : e.( ) : 上面不同國家/區域答案會出現差異, : 就台專來看, : 至少目前的看法是公開揭露的事實需要是公眾所知(你沒提,公眾怎麼知道), : 並以這樣的內容能對應申請專利的發明。 : 就比較嚴格的角度來看,至少我目前的做法是採取比較嚴格的作法, : 並無風險存在,況且不同國家/區域對grace period的操作方式有所差異, : 為降低風險,我自己在實務上操作仍舊是從嚴認定為佳。 : 就審基的內容來看, : 在實際審查上,排除引證內容的揭露事實認定,主要還是以審查官認知為主。 : 對岸代理人也是如此,就他個人自己審查經驗來看，是採取從寬認定， : 只要申請人有附上相關資料就會加以排除並不會詳究其揭露內容範圍是否對應, : 只要有附文件即可。 : ----------------------------------------------------------------------------- : PS:今天2013.07.16代理人提供資料,在大陸並沒有找到所述的案例, : 根據代理人自己的看法,只要是有官方認可文件(國家級展覽,省級不算), : 就會直接加以排除。 : 日專在修法前是必須completely identical,目前是只要可以比對部分也OK, : 美專在MPEP2133中並未找到相關具體描述, : 但是在AIA的Examiner training material中,卻在grace period部分有關 : "subject matter"部分提到,說到發明人的揭露與申請內容必須是same invention, : 而非發明人所揭露的部分不用完全一樣,而第三人所揭露的部分不用逐字(verbatim)比對, : USPTO的資料中,對DE,UK,JP與EPO都有相關的比較研究。 : ------------------------------------------------------------------------------ : 但他也不確定我所述及的情況會如何認定,需要收集資料或問目前審查員後才能確定。 : 此外,寬限/優惠期在每個國家/區域或每位審查官在操作方式上都不盡相同， : 從寬認定對跨領域申請時，在操作風險上反而較高。 : 回到原題： : 關鍵在於對公開揭露的"事實"認定與申請內容的對應是上下位關係。 : 如果是揭露下位(A+B+C1),申請上位(A+B+C),那這樣公眾可以得知, : 我認為自然可以排除。 : 另外A+B+C vs. A+B+C1會有擴張申請人優惠期範圍的疑慮,特別是在競爭激烈的領域。 -- 樂創意 飆創新 玩專利 超過癮 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 60.251.209.130 ※ 編輯: VanDeLord 來自: 60.251.209.130 (08/30 19:09)
推
08/30 19:47, , 1F
照您的意思即使主張了優惠期，申請人自己先前的揭露
08/30 19:47, 1F
→
08/30 19:48, , 2F
還是可以拿來當作駁申請人自己的案子的進步性的前案
08/30 19:48, 2F
→
08/30 19:48, , 3F
這與立法精神及目的不合，顯然您誤會了
08/30 19:48, 3F
→
08/30 19:49, , 4F
主張優惠期之後"就同一事實於本案中即予排除"
08/30 19:49, 4F
推
08/30 20:03, , 5F
請參照智財局->專利法修法專區->十二、專利法修正介紹
08/30 20:03, 5F
→
08/30 20:03, , 6F
簡報->第十三頁 優惠期之適用範圍擴大至包含新穎性及
08/30 20:03, 6F
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08/30 20:04, , 7F
進步性:目的是不以申請人主張優惠期之事由，作為不具
08/30 20:04, 7F
→
08/30 20:04, , 8F
進步性之引證資料
08/30 20:04, 8F
→
08/30 20:05, , 9F
這是官方的報告，闡明了立法的精神及目的
08/30 20:05, 9F
推
08/30 20:07, , 10F
如果本案相對於主張優惠期的事實具有進步性，不會被駁
08/30 20:07, 10F
→
08/30 20:08, , 11F
如果相對於主張優惠期的事實不具進步性，那就適用排除
08/30 20:08, 11F
→
08/30 20:08, , 12F
因此主張優惠期的事實不會被引用來駁進步性
08/30 20:08, 12F
→
08/30 20:09, , 13F
結論就是，主張優惠期之後，該事實完全被排除!!
08/30 20:09, 13F
爭議關鍵不是在法條精神, 而是實質發明標的上下位揭露是否屬於"同一事實", 如果上下位屬於"同一事實",那上下位發明可以視為相同發明標的? ※ 編輯: VanDeLord 來自: 114.37.160.61 (08/30 20:36)
推
08/30 20:38, , 14F
nonono，根據報告的意思，一旦申請人主張優惠期
08/30 20:38, 14F
→
08/30 20:38, , 15F
則此後審查過程中將對於被主張的那個公開事實"當作沒
08/30 20:38, 15F
→
08/30 20:38, , 16F
看到"
08/30 20:38, 16F
→
08/30 20:39, , 17F
被主張的那個公開事實不會被拿來當任何引證案
08/30 20:39, 17F
→
08/30 20:39, , 18F
所以我說你誤會了
08/30 20:39, 18F
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08/30 20:40, , 19F
還是您要打個電話問問審查委員？
08/30 20:40, 19F
先不用問審查委員,實務上沒人會追究這麼細, 但是訴訟時,反而可以拉出來當做爭點使專利無效, 這才是我所探究的部分, 可以試著思考不同的情境,將學術公開放置其他環境,如展覽會場(政府認可), 競爭激烈的不同廠商就會利用這種盲點卡住對手專利申請 ※ 編輯: VanDeLord 來自: 114.37.160.61 (08/30 20:46)
推
08/30 20:44, , 20F
而官方認不認優惠期只判斷1. 有沒有公開事實發生6個月
08/30 20:44, 20F
→
08/30 20:45, , 21F
內主張 2. 公開事實是否符合第22條第3項任一款
08/30 20:45, 21F
→
08/30 20:46, , 22F
一旦兩個要件都有，不管審查還是事後訴訟，此公開事實
08/30 20:46, 22F
→
08/30 20:47, , 23F
都符合一事不再理
08/30 20:47, 23F
→
08/30 20:47, , 24F
競爭對手本來就可以搶申請使雙方都不能取得
08/30 20:47, 24F
"公開事實"的內容是否符合公開揭露要件應會是關鍵 ※ 編輯: VanDeLord 來自: 114.37.160.61 (08/30 20:49)
→
08/30 20:49, , 25F
只要官方認可優惠期，則除非這個優惠期本身有瑕疵，否
08/30 20:49, 25F
→
08/30 20:49, , 26F
則基於一事不再理，對方是不能拿來做無效的依據
08/30 20:49, 26F
→
08/30 20:50, , 27F
如果你申請內容相對於你的公開事實不具進步性，表示
08/30 20:50, 27F
→
08/30 20:51, , 28F
根據你的公開事實及當時的技術水平可以輕易得到你的申
08/30 20:51, 28F
→
08/30 20:52, , 29F
請內容，則你公開事實怎麼會不符合"公開揭露"要件?
08/30 20:52, 29F
→
08/30 20:53, , 30F
如果你的公開事實加上當時的技術水平無法輕易得到申請
08/30 20:53, 30F
→
08/30 20:53, , 31F
內容，那又怎麼會被判定"不具進步性"?
08/30 20:53, 31F
→
08/30 20:55, , 32F
進入迴圈了, 還未涉及進步性討論,先把進步性拿掉吧
08/30 20:55, 32F
推
08/30 20:56, , 33F
不，您還在舊法的"新穎性優惠期"思維，我是直接根據
08/30 20:56, 33F
→
08/30 20:57, , 34F
新法的"優惠期"思維來回答的
08/30 20:57, 34F
→
08/30 20:57, , 35F
根據法條及官方報告，就如同我上面講的
08/30 20:57, 35F
→
08/30 20:57, , 36F
只要符合要件，主張優惠期，該事實即被排除，在同一案
08/30 20:57, 36F
→
08/30 20:58, , 37F
的所有審查及訴訟中依據法條都不再會拿來當無效的基礎
08/30 20:58, 37F
上位發明(公開)與下位發明(申請)是否"必"屬於同一事實? 這是我想挑出來討論的部分 ※ 編輯: VanDeLord 來自: 114.37.160.61 (08/30 21:17)
推
08/30 22:16, , 38F
法條沒規定公開事實跟申請要是相同發明才可適用22.3吧
08/30 22:16, 38F
推
08/30 22:19, , 39F
只要是自己符合22.3條件的公開且申請時聲明都應排除
08/30 22:19, 39F
日本2009年修法後已放寬,不用完全相同發明(completely identical), 美國目前需要相同發明(the same invention), ※ 編輯: VanDeLord 來自: 114.37.160.61 (08/30 22:32)
推
08/30 22:38, , 40F
我不記得美國，發明人在一年以內自己做的公開，會被
08/30 22:38, 40F
→
08/30 22:38, , 41F
拿來當作引證案
08/30 22:38, 41F
推
08/30 22:43, , 42F
我認為22.3的公開事實可排除22.2意思就是不用相同發明
08/30 22:43, 42F
推
08/30 22:43, , 43F
Ｐ大說要寫信問智慧局法務，結果呢～
08/30 22:43, 43F
→
08/30 22:44, , 44F
才能適用了所以就台灣的規定來看就是不能被當作引證案
08/30 22:44, 44F
專22所指應該是單一發明標的(*1) 可供產業上利用之發明(*1)，無下列情事之一，得依本法申請取得發明(*1)專利： 一、申請前已見於刊物者。 二、申請前已公開實施者。 三、申請前已為公眾所知悉者。 發明(*1)雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申 請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明(*1)專利。 申請人有下列情事之一，並於其事實發生後六個月內申請，該事實非屬第 一項各款或前項不得取得發明專利之情事： 一、(發明*1)因實驗而公開者。 二、(發明*1)因於刊物發表者。 三、(發明*1)因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。 四、(發明*1)非出於其本意而洩漏者。 申請人主張前項第一款至第三款之情事者，應於申請時敘明其事實及其年 、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。 ※ 編輯: VanDeLord 來自: 114.37.160.61 (08/30 22:49)
推
08/30 22:51, , 45F
就法律和審查基準的文字來看，tipo5566說得一直是對的…
08/30 22:51, 45F
→
08/30 22:51, , 46F
只是在這樣的審查邏輯下可能產生的情形實在太過弔詭
08/30 22:51, 46F
→
08/30 22:52, , 47F
例如，獨立項可獲准（因為和公開事實相同而得以排除之）
08/30 22:52, 47F
→
08/30 22:53, , 48F
附屬項卻不能獲准（因為加入了其他特徵而成為下位概念）
08/30 22:53, 48F
推
08/30 22:54, , 49F
重點在22III沒說要相同
08/30 22:54, 49F
→
08/30 22:55, , 50F
兩者的審查基準日相同，附屬項對所屬領域的技術貢獻可能
08/30 22:55, 50F
→
08/30 22:55, , 51F
還更大，卻換不到權利。這種結果太違背從業人員的直覺了…
08/30 22:55, 51F
→
08/30 23:06, , 52F
我理解是 優惠期不用這麼深入 被主張後那次的公開
08/30 23:06, 52F
→
08/30 23:07, , 53F
整件不能拿來打 不論你後來是不是用上下位寫
08/30 23:07, 53F
推
08/30 23:20, , 54F
結果還未問 XD
08/30 23:20, 54F
m大所提出的也是一個問題, 當初tipo5566大大說的很客氣,建議修審基時公聽會提出將此加入, 畢竟已公開且申請之發明為上位技術特徵, 但下位技術特徵卻被因不符優惠期而被排除, 獨立項符合可專利要件,附屬項卻不符可專利要件, 就同申請發明案之上下位技術特徵的角度來看,的確有不合理之處 ※ 編輯: VanDeLord 來自: 114.37.160.61 (08/30 23:29)
推
08/30 23:28, , 55F
V大這樣解讀的依據是？若解讀成因實驗而公開者（的技
08/30 23:28, 55F
→
08/30 23:28, , 56F
術內容）不就沒有相同發明的問題了...XD
08/30 23:28, 56F
980526 專利法修正草案公聽會各界意見及研復結果彙整表 已知先前修法的文件已指出實驗是指已完成之發明, 如果是已完成之發明,應該會列入專利申請範圍, 研究被認定為未完成的發明, 若是未完成發明見於刊物,雖屬優惠期要件,但不符發明標的,未來存在風險, ※ 編輯: VanDeLord 來自: 114.37.160.61 (08/30 23:35) 推文者來信要求刪除。 爭議的論點很簡單,整理一下： 符合法定要件項目 適格之標的(發明) 新穎性 進步性 與申請發明專利內容相同之公開事實 O O O 與申請發明專利內容有關 之公開事實(衍生發明公開) X O X (公開上位, 申請下位) 關鍵在主張公開事實的優惠期標的 是否及於相關但不完全相同於申請發明內容之技術特徵 ------------------------------------------------------------------------------ 2013年版審基已經說明, 第二篇發明專利實體審查- 第三章專利要件 4. 喪失新穎性或進步性之例外 4.1 申請專利之發明於申請前，申請人有因實驗而公開、因於刊物發表、因陳列於政府 主辦或認可之展覽會及非出於其本意而洩漏者等情事之一，而在使該發明的技術內 容於申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉，而能為公眾得知者，申請 人應於事實發生後六個月內提出申請，敘明事實及有關之期日，並於指定期間內檢 附證明文件，則與該事實有關之技術內容不作為判斷使申請專利之發明喪失新穎性 或進步性之先前技術。前述之六個月期間，稱為優惠期。 ============================================================================ ("與該事實有關之技術內容"這句話產生想像空間) ============================================================================ 審基: 4.4 主張喪失新穎性或進步性之例外的效果 因此，於申請人主張前述情事之優惠期內，若有其他相關技術內容之公開事實，申 請案仍可能因不具新穎性或進步性而不准予專利；同理，於優惠期內，若有他人就 相同發明先提出申請，由於主張不喪失新穎性之優惠不能排除他人申請在先之事實 ，申請案依先申請原則而不得准予專利，他人申請在先之申請案則因申請前已有相 同發明公開之事實，亦不得准予專利。 ============================================================================ => 這段將申請人(申請人應該改為發明人比較洽當)與先前技術的範圍做了說明 基於先申請原則,優惠期不及於發明專利申請日前之先前技術,僅限於申請人(發明人) ============================================================================ 審基： 有多次可主張例外不喪失新穎性或進步性之優惠的事實者，應於申請時之申請書中 敘明各次公開事實，未敘明之公開事實的技術內容，仍屬於使申請專利之發明喪失 新穎性或進步性之先前技術。 ============================================================================ => 這段反應出 多次公開內容與主張優惠期之發明標的有關, 這就會出現發明標的可主張多重優惠期,但未公開內容就不屬於優惠期主張之發明標的 EX: 公開[1]a+b+c1,公開[2]a+b+c2, 申請[1]a+b+c1/c2/c3) a+b+c3 就掰掰了 條件如下: 在p大題意下,申請1僅主張c1公開1(先)與公開2(後)時間不相同 ============================================================================ 審基: 4.5 密不可分之關係 申請人因實驗、於刊物發表、陳列於政府主辦或認可之展覽會而自行將申請專利之 發明多次公開，而在使該發明的技術內容於申請前已見於刊物、已公開實施或已為 公眾所知悉，而能為公眾得知者，於最早之事實發生日之次日起算六個月內提出申 請，若各次公開事實有密不可分之關係者，得僅聲明最早發生之事實。 ============================================================================ EX: 公開[2]可能就掰掰了 這部分就要看是否具有相同發明內容來看,c2與c1有可能屬於相同內容, 但是不同實施例,如果僅聲明最早發生之事實,那未聲明就不落入未主張之範圍, 就會成為先前技術一部份,審查時可能就會發生審委拿c2來駁c1的情況 綜合來看： 我個人的結論就是公開事實與申請發明內容必需為相同發明風險才是最低, 你可以公開很多次具有密不可分且與第一次公開有關之發明內容 優惠期屬於排除特定事項,也就是在基準日確立的條件下, 給予同一申請人對相同發明標的在審查條件上的優惠。 在先申請原則的條件下,優惠期與審查基準日並不相同。 也就是對於先前技術的排除條件與範圍不同, 優惠期在標的上除了必須符合專22的公開事實且必需為相同發明, 單獨針對特定事項排除相同之先前技術。 審查基準日是以申請日為基準界定先前技術的範圍。 ※ 編輯: VanDeLord 來自: 60.251.209.130 (09/02 14:27)
→
09/02 17:50, , 57F
你的中文要重修...
09/02 17:50, 57F
推
09/02 23:19, , 58F
我比較想問 到底是哪一句話 讓你覺得要"相同"發明
09/02 23:19, 58F
→
09/02 23:20, , 59F
就連23條與31條的相同發明意思都不同，你這邊為何
09/02 23:20, 59F
→
09/02 23:20, , 60F
可以解讀相同發明且要一模一樣?!
09/02 23:20, 60F
→
09/03 10:14, , 61F
照你們的邏輯,申請人主張的優惠期內容與申請案內容相似
09/03 10:14, 61F
→
09/03 10:14, , 62F
但實質不同也可以,甚至是未完成發明也可以?
09/03 10:14, 62F
→
09/03 10:15, , 63F
法條有限制與範圍,不要只聽別人說,就我自己打民訴的經驗
09/03 10:15, 63F
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09/03 10:15, , 64F
有沒有付錢,不同的律師對同樣的case講的話都會有程度上
09/03 10:15, 64F
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09/03 10:15, , 65F
的差異
09/03 10:15, 65F
→
09/03 10:16, , 66F
一事不再理建議d大去確認,此外你引用那篇文章的律師竟然
09/03 10:16, 66F
→
09/03 10:17, , 67F
說未完成的發明刊載於刊物上也可以主張優惠期,讓人冒冷
09/03 10:17, 67F
→
09/03 10:17, , 68F
汗
09/03 10:17, 68F
→
09/03 10:19, , 69F
優惠期適格標的很明顯的是指已完成之發明,但探究審基,所
09/03 10:19, 69F
→
09/03 10:20, , 70F
謂已完成之發明為已完成之申請專利之發明內容
09/03 10:20, 70F
→
09/03 10:20, , 71F
先這樣子吧,看來再討論下去只會變成口水
09/03 10:20, 71F
→
09/03 10:23, , 72F
我會跳出來討論是與實務上的商業競爭模式有關,不過看來
09/03 10:23, 72F
→
09/03 10:23, , 73F
也沒討論之必要
09/03 10:23, 73F
推
09/03 10:38, , 74F
我認為未完成的發明是不用成為優惠期標的而非不能..
09/03 10:38, 74F
推
09/03 10:40, , 75F
已完成發明的新穎性跟進步性不受到未完成發明的影響
09/03 10:40, 75F
→
09/03 10:41, , 76F
當然不用考慮優惠期 所以這案例既然可成為引證案當然
09/03 10:41, 76F
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09/03 10:42, , 77F
是已完成發明吧 不曉得跟未完成發明有何相關@@
09/03 10:42, 77F
→
09/03 12:34, , 78F
未完成的發明難道不會對已完成的發明產生TSM?
09/03 12:34, 78F
→
09/03 12:35, , 79F
研復意見的說法在實務發明過程中很不合理,
09/03 12:35, 79F
→
09/03 12:38, , 80F
IAM上郭律師發表的文章對此有提供見解
09/03 12:38, 80F
※ 編輯: VanDeLord 來自: 60.251.209.130 (09/04 12:59)
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