[問題] 美國子案與台灣優先權母案內容不同...

看板Patent (專利)作者 (天氣怪怪的)時間12年前 (2014/01/09 19:59), 編輯推噓5(5010)
留言15則, 6人參與, 最新討論串1/1
各位前輩好,小弟最近工作上遇到一個問題。 問了幾家事務所,目前還在等美國代理人回覆, 想問問有沒有大大剛好有實務經驗。 敝公司的美國案收到OA,這件美國案當初是主張台灣優先權(以英文本送件)。 本案就我處理過的案件來說算是不好答辯,因為看完OA整個覺得委員中肯啊 XD 後來花很多時間跟同事討論才想出一個答辯方向,決定將說明書中的特徵A加入Claim 1, 才發現特徵A居然沒有寫在美國案中 Orz,只有一個圖式勉強可以支持。 而台灣母案則有明確的用文字記載在說明書中。 綜上所述,是否可以主張翻譯錯誤或是用其他理由, 將母案的這一段敘述補到英文稿中,而不會產生new matter的問題? 之前版上曾經有一系列文章在討論英文稿是直譯 or 改寫的優缺點。 現在想來格外有fu啊,這個案子的中英文稿我跟同事都看過, 看完一致認為兩份說明書在架構上、用語上都明顯不同, 但通篇看完就會覺得他們是在講一樣的技術,這樣的改寫有什麼意義啊 (翻桌!~) 最後成為關鍵的特徵A,居然是當初改寫時被漏掉的小技術。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 203.217.113.141

01/09 20:42, , 1F
我記得美國最鬆 應該是可以
01/09 20:42, 1F

01/09 21:00, , 2F
還是要看情況 不過你這樣做應該要做對等翻譯才行
01/09 21:00, 2F

01/09 22:19, , 3F
如果特徵點是會被漏掉的小技術 最後拿到的保護範圍...
01/09 22:19, 3F

01/09 22:30, , 4F
雖是不起眼的小結構,卻能突破進步性,給答辯理由書著力點
01/09 22:30, 4F

01/10 09:24, , 5F
若有 Incorporation by reference 原則上沒問題 只是訴訟
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01/10 09:24, , 6F
端可能會被當成是主要爭點...(  ̄ c ̄)y▂ξ
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01/12 20:39, , 7F
代理人的答覆與P大所說類似,請參考37 C.F.R 1.57(a)
01/12 20:39, 7F

01/12 22:53, , 8F
要是最嚴格的來看,是不行的
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01/12 22:54, , 9F
要能加入的"STF"內容,只有美國專利申請案為母案
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01/12 22:55, , 10F
國際優先權以及非專利文獻我記得按規定不能這樣做的
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01/12 22:58, , 11F
請參照 37 C.F.R 1.57(e) "Essential Material"
01/12 22:58, 11F

01/12 22:59, , 12F
使(修正過後的)claim能符合112 (1), (2), (6)的內容
01/12 22:59, 12F

01/12 22:59, , 13F
就被稱為"Essential Material"
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01/12 23:01, , 14F
當然基本上在prosecution時如果沒有其他的答辯方案,
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01/12 23:01, , 15F
這就是最後的方法,因為審查委員很少實際去看= =
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文章代碼(AID): #1IpeyOka (Patent)
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