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[問題] 美國專利答辯

看板Patent (專利)作者 (happycat)時間5年前 (2019/10/26 09:53), 編輯推噓9(9推 0噓 12→)
留言21則, 8人參與, 5年前最新討論串1/4 (看更多)
最近小弟撰寫答辯稿遇到一些問題，這些問題主要來自跟主管核稿的一些認知差異， 為了避免落入單邊思維，想先請教版上先進，然後再考慮是否跟主管討論。 主管是比較重視細節的，所以對於格式及答辯順序比較多要求，以前我遇到都是比較 free style主管，所以有些細節自認沒有做到，但也想了解這些細節是屬於個人風格 ，還是有其必要性。 舉例來說， 一. 進行併項的時候，假如claim 1的特徵ABCDEF， claim 2是B的進一步描述， claim 3是E的進一步描述，主管認為併項後要 AB2CDE3F 這樣排列，而不能ABCDEF23， 而且文字還要修飾。 因為是併項，我傾向不要修飾文字以免改變範圍。 二. 關於新穎性102答辯，主管認為不能只找到特徵差異後就結束，還是要進一步描述 相對引證有進步性才行。我的認知是因為OA只提出新穎性核駁，那只要針對新穎性答辯 就好，未來審查委員還是有可能找其他引證核駁，現在答103好像多餘，也不能保證之後 審查委員不發102 103。 三. 關於103答辯，假設引證1,2核駁claim 1，引證3核駁claim 2，我在引證3與claim 2 之間找到差異性，所以我答辯時強調引證3沒有揭露claim 2，從此推論，claim 2克服103 ，但主管認為這樣還是新穎性的答辯，這一點我有不太理解。 另外主管還強調需要說明功能性，而不能只是特徵差異而已。 因為我認為美國103的非顯而易見跟歐洲/中國的進步性(inventiveness)是不同的， 只要有非輕易可想到的特徵差異就可以符合103，而不一定要有功能性區別， 功能性是輔助答辯。 假如要同時有特徵差異與功能差異才能進行答辯103，那很多案子會無法進行。 我在前公司的經驗是很少拿功能性(因為拿不出來XD)差異來進行103答辯， 通常只答辯技術特徵差異還是有核准。功能性是否真的必要? 以上是小弟的一些問題，希望版上提供一些意見與討論，謝謝! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.181.114.132 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Patent/M.1572054806.A.1E6.html
推
10/26 10:40, 5年前 , 1F
考慮到禁反言之後，就會點到為止了
10/26 10:40, 1F
推
10/26 11:19, 5年前 , 2F
1 併項我傾向不要加進去，避免改錯，當然形式上是你主
10/26 11:19, 2F
→
10/26 11:19, 5年前 , 3F
管改法比較漂亮，但我認為降低錯誤率比較重要。
10/26 11:19, 3F
推
10/26 11:20, 5年前 , 4F
2.美代不建議答新穎性順便答進步性，雖然可能會多收一
10/26 11:20, 4F
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10/26 11:20, 5年前 , 5F
次oa，可是可以減少禁反言風險。
10/26 11:20, 5F
推
10/26 11:27, 5年前 , 6F
3. 是否一定要陳述功能沒有特別答案，尤其是審委有時
10/26 11:27, 6F
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10/26 11:27, 5年前 , 7F
候會拿「功能限制沒有寫入請求項」為由打回去，功效
10/26 11:27, 7F
→
10/26 11:27, 5年前 , 8F
應該是輔助理由，主軸應該放在引證對本案區別技術特徵
10/26 11:27, 8F
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10/26 11:27, 5年前 , 9F
未提供教示建議。
10/26 11:27, 9F
推
10/26 13:30, 5年前 , 10F
覺得美國案102的答辯就針對102回答...
10/26 13:30, 10F
推
10/26 18:45, 5年前 , 11F
近年接觸一些美國專利律師，多傾向講重點&多講可能多錯
10/26 18:45, 11F
推
10/27 07:02, 5年前 , 12F
電詢阿 跟審委口頭討論後如果審委同意 答辯就寫審委
10/27 07:02, 12F
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10/27 07:02, 5年前 , 13F
同意 論點什麼的都不用放 這樣最省市
10/27 07:02, 13F
推
10/28 09:59, 5年前 , 14F
電詢就寫審委同意會不會想太多了
10/28 09:59, 14F
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10/28 10:00, 5年前 , 15F
答辯功能很不必要，在台灣中國這樣寫就算了，美國案這
10/28 10:00, 15F
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10/28 10:00, 5年前 , 16F
樣答辯只是給自己找麻煩而已，以後專利範圍解讀被限縮
10/28 10:00, 16F
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10/28 10:00, 5年前 , 17F
怪不得人
10/28 10:00, 17F
推
10/28 21:18, 5年前 , 18F
其實覺得還是看客戶要求，有些如果有限定打的次數，那往往
10/28 21:18, 18F
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10/28 21:18, 5年前 , 19F
會102/103一起打
10/28 21:18, 19F
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12/12 21:15, 5年前 , 20F
你主管是自學專利還是事務所來的？如果是自學，真的會有
12/12 21:15, 20F
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12/12 21:15, 5年前 , 21F
天馬行空的說法，邏輯思考對，但跟專利法的用語差很多。
12/12 21:15, 21F
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