[問題] 關於專利授權中權利金給付的問題(稍長

看板Patent (專利)作者 (看ID就知道我是生科人)時間3年前 (2021/01/10 16:07), 編輯推噓7(7013)
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大家好,初次在本版發問,手機排版 其實不知道這篇適不適合在這裡發 前陣子手上在處理一件專利授權案件(本案已和平落幕,為保護當事人已就部份資訊馬賽 克處理,也依約不提供當事人最後和解方案,但有獲准可作為案例討論) 由於當初幾位當事人締約時都沒有找律師看過合約、自己也對授權很陌生,因此現在遇到 要付錢時就遇到許多法律上的問題 這些問題就來到了本人手上(默) 雖然最後大家是願意坐下來一起大家談和解,不過裡面遇到很多問題,想看看版上專利人 出自於專利視角有沒有不同的看法 以下會先就背景和雙方當事人各執一詞說明,請益的問題會列在最下方,不想看背景的人 可以直接拉到最下XD 案件事實背景說明如下: 1. 授權人是A公司 2. 被授權人是B公司 3. 專屬授權,授權標的有5項「已經核准」的專利、3項「審查中」的專利以及2項「PCT 申請案」(尚未進入國家階段,但也未逾最早優先權日起算30個月)。有趣的是該5項「 已經核准」的專利在和B公司專屬授權前已有非專屬授權給其他被授權人(稱C公司) 4. 權利金給付僅約定給付一筆Upfront payment,並無milestone payment與royalty(銷 售分潤),未約定權利金給付條件(如「審查中專利核准後按比例支付」等語) 5. 當初約定可再授權,A公司可拿再授權權利金的一定成數。現在B公司真的再授權給D公 司,但BD雙方因為稅務等種種原因,BD雙方的合約約定「權利金為零」(royalty-free) ,D僅給付B一筆簽約金。 事件的開始是這樣的... 先前A公司去函B公司要求給付權利金 1. 權利金的計算方式:照比例/一次性給付 B公司的法務認為,這一次權利金應該只要支付50%,後續審查中的專利每一個專利核准再 支付10%權利金。理由是因為授權是一種專利侵權免訴保證(不作為義務)的對價,侵權 的前提理應是權利存在,審查中的專利既未拿到專利權,因此就不存在上述專利侵權的情 況,更遑論免訴保證等。 A公司的法務則表示若是「權利金」都依比例支付,那PCT申請案假如進入十個國家,那十 個國家都要核准才要支付權利金嗎(我:「這還是沒有分割案的情況呢(遠目)」)。言 下之意就是照比例計價有很多需要克服的困難,不如就比照簽約金一次性付掉。 2. 專屬授權前與他人的非專屬授權是否影響專屬授權效力 此時B公司抗辯因為有5項專利先前A公司已經非專屬授權給C公司了,因此專屬授權合約應 自始不存在、或是對市場價值產生折損因此應該折讓部分權利金作為補償。 A公司則是回覆因為A、C當初非專屬授權未有登記,根據台灣專利法,未經登記之授權不 得對抗第三人,B公司此時就是那位沒有受到對抗的第三人,理應全無損失XD *專屬授權前的非專屬授權是否對於專屬授權效力有影響,目前沒有找到台灣法律有表示 過意見(美國有判例,但說到底合約的準據法是台灣嘛...) 3. 再授權的權利金=0 A公司表示依A、B之間的合約,B公司既然與D公司談了再授權,應該支付一定比例的再授 權金 B公司此時拿出和A的授權合約與和D的再授權合約緩緩的說 「AB合約是說: 若B有再授權,則B應給付A”再授權的權利金”*x %; BD合約是說: 本授權合約無權利金,D應給付B簽約金yyy元; 所以依據兩份合約,B應給付A “0”*x%=0元再授權權利金。」 A公司氣炸XDDDD 只能抗辯簽約金在這裡實質上等同權利金云云。 ———謝謝大家看完以上背景,以下發問——— 1. 未核准的專利能夠當作授權標的嗎?未進入國家的PCT申請案也可以當作授權標的嗎? 如果當作授權標的,合約中對於這些專利權利金的給付是不是應該增列條件? 2. 專屬授權前和他人的非專屬授權,在專屬授權後效力是否存在?專屬被授權人是否可 對抗非專屬被授權人? 3. 若授權人希望再授權可以獲得分潤,是否在合約中就不應該以「權利金」作為計算基 準,而是以收益、淨利、upfront payment...等等方式作為計算基準會較適合?但又怕這 樣不是基於專利權而來的對價會有約因的問題。 文長,真的很謝謝大家看到這裡 有任何意見都歡迎一起討論 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.205.243 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Patent/M.1610266069.A.E75.html

01/10 20:58, 3年前 , 1F
未授權可以當作標的啊,但是也只是拿到一個期待權,
01/10 20:58, 1F

01/10 20:58, 3年前 , 2F
專利核准後授權才會生效
01/10 20:58, 2F

01/10 21:00, 3年前 , 3F
62條第1項沒有區分專屬或非專屬,未登記均不可對抗
01/10 21:00, 3F

01/11 10:27, 3年前 , 4F
契約自由原則 只要不違法令 沒有明顯道德瑕疵
01/11 10:27, 4F

01/11 10:28, 3年前 , 5F
雙方合意即可約定
01/11 10:28, 5F

01/11 10:30, 3年前 , 6F
第2點前提要件就是錯的 既已有非專屬授權 除非轉讓
01/11 10:30, 6F

01/11 10:30, 3年前 , 7F
如何成立專屬授權??????????????
01/11 10:30, 7F

01/11 10:32, 3年前 , 8F
不對 就算轉讓 也破不了非專屬 "買賣不破租賃的概念"
01/11 10:32, 8F

01/11 11:16, 3年前 , 9F
第二題 先前的非專屬授權既未完成登記 則依62條1項 後
01/11 11:16, 9F

01/11 11:16, 3年前 , 10F
成立的專屬授權(有登記)仍可排除非專屬授權
01/11 11:16, 10F

01/11 11:19, 3年前 , 11F
非專屬授權方不可對抗專屬授權方(第三人) 我認為A有理
01/11 11:19, 11F

01/11 11:24, 3年前 , 12F
欸剛剛重看了文章 好像沒提到AB的專屬授權有沒有登記
01/11 11:24, 12F

01/11 11:24, 3年前 , 13F
如果也沒有登記 那就有得吵了XD
01/11 11:24, 13F

01/11 11:29, 3年前 , 14F
解法可以趕快去登記以排除先前的非專屬授權 但A可能還
01/11 11:29, 14F

01/11 11:29, 3年前 , 15F
是得跟非專屬授權方喬解約
01/11 11:29, 15F

01/11 11:39, 3年前 , 16F

01/11 12:00, 3年前 , 17F

01/11 12:53, 3年前 , 18F
2的前提沒問題啊,專屬授權要登記才能對抗,否則就只
01/11 12:53, 18F

01/11 12:53, 3年前 , 19F
是空有專屬之名但無專屬之實
01/11 12:53, 19F

01/11 19:26, 3年前 , 20F
對,專屬授權也沒有登記XD 氣死我了XD
01/11 19:26, 20F
文章代碼(AID): #1V-hNLvr (Patent)
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